认定“夏日祭”商标构成通用名称有那么难吗？

本文作者：游云庭（上海大邦律师事务所高级合伙人，知识产权律师），头图来自：视觉中国

最近“夏日祭”成为媒体关注焦点，笔者想起了几年前代理过的一个夏日祭商标诉讼。在该案中，法院认定“魔都夏日祭”活动自2012年即开始使用，早于商标申请日，故使用方构成合理使用，驳回了商标权人的全部诉讼请求。但本案中法院没有认定夏日祭活动构成通用名称不侵犯商标权，今天我们就聊聊这个案子，以及揣测一下法院为什么不认定“夏日祭”商标构成通用名称？

案情简介：温州云帆文化传媒有限公司在第35类广告宣传，第41类会展服务申请了“夏日祭”商标，其发现上海有妖气文化发展有限公司（以下简称“有妖气公司”）在环球港办了“魔都夏日祭”活动，遂将有妖气公司和环球港运营公司起诉至法院，要求停止商标侵权并索赔50万元。

本案一审，我代理了有妖气公司，进行了如下答辩并提交了相应证据：

1. 活动承办方是公司前员工陈某，其已经于活动举办前离职，有妖气公司只是活动的冠名方。

2. 陈某自2012年起一直在举办“魔都夏日祭”活动，时间早于原告商标申请日。

3. 夏日祭是日本每年夏天的一个类似集市的文化活动，如果在展会集市上使用夏日祭冠名，则构成通用名称。

我方法律上设置了两条防线：1. 通用名称抗辩，依据是商标法第59条第一款：注册商标中含有的本商品的通用名称的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。2. 在先使用抗辩，依据是商标法第59条第三款：商标注册人申请商标注册前，他人已经使用并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。

在案件审理中，法院为查明事实，追加了陈某作为第三人参加诉讼，并查明了有妖气公司的答辩属实，魔都夏日祭活动确实是陈某所办，其早在2012年就开始举办此活动，遂依据商标法第59条第三款，驳回了原告的起诉，后二审法院维持了一审判决。

虽然案件胜诉了，但其实如果没有在先使用这个抗辩点，仅仅以夏日祭是通用名称进行抗辩的，我方是有可能败诉的，因为法院的判决中没有认定夏日祭构成通用名称。我们在案件中举了很多证据、证证明，上海环球港的“魔都夏日祭”活动是一个有日本文化元素的集市活动，照理说，法院也应当认定夏日祭的名称用在展会上属于通用名称，但判决书中回避了这一点。

实际在法律依据上，使用商品的通用名称不侵犯商标权是有充足法律依据的，除了前文的商标法第59条第一款， 最高人民法院还有多个司法解释对此进行了规定，但说归说，做归做，司法实践中的实际情况就是绝大多数的通用名称合理使用抗辩会被法院驳回。

目前我国法院在商标侵权案的审理中呈现的标准是对商标权人宽松，对被告方严格：法院对于此类案件中构成侵权的认定则非常宽松，只要你能拿到商标我就保护，对于被告方构成通用名称的合理使用的认定比较严格，经常鸡蛋里挑骨头，动不动就扣“突出使用”，“没有主动避让”的大帽子，以证明认定构成侵权的合理性。

一收一放之间，容易造成商标权人滥用知识产权。知识产权是一种人为设定的权利，如果过度保护，会损害社会公众的利益，比如潼关肉夹馍、逍遥镇胡辣汤都是类似加工烹调方法加工类似食材的食品的通称，如果它们的名称被注册成商标，不准未获商标许可的人使用，会导致社会公众对某种食品的认知错乱，更不用说影响很多中小经营者的生计了。

虽然去年潼关肉夹馍、逍遥镇胡辣汤的新闻已经引发了公众关注，但今年，我们还是在新闻里不断看到，火锅店把青花椒用在青花椒火锅鱼上，猴头菇用在猴头菇饼干上，都被多地的法院认定为商标侵权。

最后，保护商标的终极目的是为了保护消费者，让他们购物时可以区分出值得信赖的产品，但如果经营者把商品的名称或者原料注册成商标，并以此打击其他人使用，实际是商标权人垄断了原本属于公有领域的名称，如果司法导向是对此支持的，实际是在异化商标保护目的，对于公平竞争，对于消费者权益保护都是不利的。

本文作者：游云庭，上海大邦律师事务所高级合伙人，知识产权律师。电话：8621-52134900，Email: yytbest@gmail.com。本文仅代表作者观点。