如何避免创业中的这道坎？商标纷扰

公司创立总会需要起个商标名（或设计一个图案）。公司发展过程中也会因为新产品的开发以及培育新的子品牌同样会遇到商标起名的问题。今天笔者谈谈公司在商标注册之前，在酝酿起名阶段就应该知道的事情或应该做的法律风险方法。

有别于单纯的商标申请代理，这些内容属于更为系统的法律咨询和商标筹划方面的内容。从知识产权咨询与知识产权代理的服务角度来看，此篇文章也可以看出商标咨询与商标代理在服务内容与客户价值上的不同点。

一、商标设计阶段版权归属隐患

起名无论是字符、图案等首先是如何设计。在“起名”——“商标设计”——“商标注册”的这一过程中大家往往重视第三个阶段：即是否取得商标授权证书，但是最容易忽视的是“商标设计”成果的权利归属。委托他人设计的商标无非是文字、符合或图案。只要具有一定的原创性就会拥有版权。包括委托其他设计公司或个人设计，或者直接把熟人或朋友的作品拿来申请商标，或者请自己公司的员工设计。

根据现行著作权法的规定委托他人设计的作品，其著作权在没有约定的情况下，属于实际创作作品的个人（著作权法：第17条）。即便请自己公司的员工设计的作品其版权也不归公司所有，而是归实际创作作品的员工所有。有人可能会有这样一个误区，委托员工设计的作品，应该属于职务作品，其版权应归公司所有，其实不然。

现行著作法把员工完成的作品进行了分类，员工完成的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等作品的版权归单位所有，除此以外其他类的作品其版权归员工所有（著作权法第16条）。因此委托他人设计的商标，包括委托员工自行设计的商标，在没有约定的情况下归员工个人所有。除非双方通过书面合同明确约定“版权归委托人”。

二、商标设计版权风险防范措施

根据商标法的要求，申请商标不得侵犯他人在先的合法权利。当“商标设计”阶段没有约定版权归委托人所有，事后该委托人以没有享有版权的图案申请了公司商标，会给日后的商业运作埋下隐患。

因此商标设计阶段，涉及商标的公司应订立书面的设计合同，并在设计合同中，明确约定“创作完成的作品的版权归委托人所有”。实践中很多创业公司在创业过程中会选择在猪八戒、威客等网络平台通过竞标的方式请他人设计商标，由于网络上的竞标订立合同的过程是在网上操作完成的，日后存在举证的困难，因此创业者有必要与受托设计商标的人补签书面的合同，并就作品的版权归属进行明确的约定。

作品设计完成后应要求受托设计的人员交付工作底稿。对于计算机程序设计的还应交付特定的计算机源文件。用以证明该作品的原创性和版权产生的事实。由于这里实际上是一个版权转让的过程，即受托人将商标设计的作品转让给委托人。因此在设计完成后，最好还应将设计的图案打印，并由受托完成的一方签字，表明商标设计合同项目完成后，受托设计的乙方交付的是某个特定的作品。

三、用朋友或合作伙伴提供的作品申请商标注意手续

有一个很典型的案例，朋友之间商业合作终结，因图案的版权瑕疵最终导致已经被授权的商标被撤销。上海上岛注册了“上岛及图”商标并使用多年，股东陈文敏拥有“上岛及图”著作权。上海上岛注册“上岛及图”的商标，股东陈文敏提供的作品，因此股东陈文敏是明确知道上海上岛注册商标一事的。但是上海上岛和股东陈文敏之间没有签订关于版权许可的合同，因此出现的情况是股东陈文敏享有“上岛及图”的版权，而上海上岛享有“上岛及图”的商标权。后因股东之间合作关系破裂，陈文敏退出上海上岛另立杭州上岛，并提出撤销上岛商标的诉讼。

历经波澜，2005年7月法院终审判决，上海上岛以侵犯在先著作权为由，正式撤销上海上岛对“上岛及图”商标使用权。 北京市高级人民法院行政诉讼终审判决书中写到：“申请注册争议商标时并未征得陈文敏许可，侵犯了陈文敏的著作权，其行为具有违法性。2000年7月29日陈文敏得知其作品被申请注册为商标未表示反对意见，该意思表示对陈文敏并无法律上的拘束力。后双方发生纠纷，陈文敏于2003年4月22日在法定诉讼时效期间内申请撤销争议商标，商标评审委员会予以审理并撤销争议商标并无不当。上海上岛公司以陈文敏违反诚实信用原则，禁止反悔为由进行抗辩，本院不予支持。”

其中蕴含着一个法律上的逻辑，虽然股东陈文敏提供的“上岛及图”的作品供申请商标，但是根据法律规定著作权的使用需要征得权利人同意。上海上岛在争议中主张股东陈文敏虽然没有签订合同，但是其知悉应该算是一种默示同意。但是根据法律的逻辑“默示”是法律的一种推定，只有法律明确规定的情况下才可以认定为“默示”同意。正如陈文敏的代理律师马一德教授在上诉代理词写到“知道”并不等于“同意”。该案件最终因为没有版权合同，股东用在先的版权申请撤销了商标。

四、商标起名慎用需付费的计算机字体

随着宣传的美感与个性化的需要，已经出现了很多付费的字体公司，他们设计新颖的字体，并编辑成字库软件销售供使用。经过设计的美术计算机字体字库公司主张他们认为字体是一种美术设计享有版权，同时也享有软件著作权。对此司法实践目前还没有达成统一的意见。有的判决不承认计算机字体单字的美术作品的著作权，如2011年方正字体诉宝洁使用“飘柔”字体做商标败诉。

但是有的司法判决也承认单个计算机字体作为美术作品享有版权，比如江苏法院关于秀英体的判决。2010年北京汉仪科印信息技术有限公司发现昆山笑巴喜婴幼儿用品有限公司、上海笑巴喜婴幼儿用品有限公司在“笑巴喜”文字商标中未经许可使用了“秀英体”的“笑”字和“喜”字。在2011年的江苏省高院终审判决书判定商标侵犯计算机美术字体的版权。

因此在计算机字体有争议的司法环境下，公司选择汉字用作商标的时候，应谨慎选择，在与设计人员交流的时候应提出避免使用付费的计算机字体，以免产生不必要的纠纷。如果实在需要可以请专人亲笔题词设计，并签订关于版权转让的书面合同。

五、商标起名一个需要排除的思维

当我们开发一个新产品的时候，从销售的角度来讲，总会去总结归纳公司产品的具有的特点，然后从产品所具备的特点中取一个词来做一个商标。比如某公司开发出一款漏电保护器，认为该漏电保护器具有安全使用的特点，就取名“安全”牌漏电保护器。这是不允许的，因为漏点保护产品是该产品或类似产品都具有的功能或者很明显的特点，这个行业的所有公司只要生产的产品符合安全相关标准都可以称之为“安全”的漏电保护器，因此仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，不得作为商标注册 。这个例子可以这样理解，一旦把产品的所具有的共性特点用被一家公司垄断作为商标使用这是不合适的。

这样的例子我们还可以从“舒肤佳”香皂的取名中可以看出来，从某种意义上说任何香皂都有可以是给肌肤舒服的感觉，即“舒肤”，因此使用“舒肤”作为商标是有注册不成功或者注册成功后有被撤销的风险，一旦被撤销，企业前期投入的广告、宣传资本等都会付之东流。因此宝洁公司在取名上加上一个字变成“舒肤佳”其起名的安全性就高了。

作者丨彭英武 湖北高颂律师事务所